【実務者向け】特許査定後の分割出願について

知財高裁のウェブサイトで最近の判決文を見ていたら「特許分割出願却下処分取消請求事件」というタイトルの判決が目に止まりました。

特許査定後の分割出願（特許法44条1項2号）の解釈に関する訴訟です。

44条 特許出願人は、次に掲げる場合に限り、二以上の発明を包含する特許出願の一部を一又は二以上の新たな特許出願とすることができる。
…
二　特許をすべき旨の査定（略）の謄本の送達があつた日から三十日以内にするとき。

原告は、自分の特許出願の特許査定の日から30日以内に分割出願をしたのですが、それより先に特許料を納付して特許の設定登録が終わっていたことから、出願が特許庁に係属していないことを理由に分割出願が却下されました。それに対する処分取消訴訟です。

取消理由は、①出願が特許庁に係属しているということは要件として条文上に書かれていない、②出願人は特許証を受領するまでは特許権が設定登録された事実を知ることができないので、分割出願不可化の効力発生時期は特許証の受領日でなければならない（これはちょっと無理筋では）ということですが、裁判所は①については「特許出願」と書いてあることは特許庁に係属していることが前提であることは文理上明らか、②については「独自の見解」として認めませんでした。まあ妥当ではあります。

ということで、弁理士としては、特許査定の時は、特許料納付の前に分割出願の意図がないかを出願人に確認するのが大事という当たり前の話になります。

今回の訴訟に至る経緯がよくわかりません（弁理士が分割出願の意思を確認せずに特許料を納付してしまったというパターンはちょっと考えにくいです）が、このような特許庁の手続に関する取消訴訟の判決はどういった事情があるのだろうと想像してしまい、読んでいてドキドキしてしまいます。