米国出願における「裏技」について

前回は海外における特許取得の基本的な話を書きました。ややこしいようですが、ポイントは、パリ条約とPCTを組み合わせることで、1)できるだけ早く出願日を確定できる、2)(各国の実体審査が独立していることはしょうがないとしても)手続きをできるだけ一本化できる、という2つの大きなメリットが得られるということです。

特に、1)の出願日の早期確定(先願の地位の確保などと言ったりもします)は重要です。とりあえず出願日さえ確定しておけば、それ以降に他人または自分が発明を実施したり公開したりしても新規性が否定されることがありません。また、翻訳料金など費用の大半の支払を後回しにできれれば、出願後に権利化の必要がなくなった場合でも無駄になる費用を最小化できます。

さて、海外で特許権を獲得する場合には、まず日本で出願してその後1年以内にパリ条約の優先権を指定して外国に出願、あるいは、PCT出願するケースが通常だと思います。この場合の外国は多くの場合、米国でしょう(最近では中国や韓国も重要と思いますが)。

ここで、日本と米国で特許権を得たい場合には、日本に先に出願するのではなく、米国に先に出願してしまうという「裏技」(というほどでもないですが)があります。日本人でも米国への出願は可能です(ただし、米国在住の代理人に委任する必要あり)。

米国に先に出願することの最大のメリットは、米国独自の制度である仮出願(provisional application)ができる点です。仮出願はその名の通り、出願日を確定するための仮の出願で1年以内に本出願(非仮出願)を行なう必要があります(そうしないと仮出願は放棄したとみなされます)。なお、仮出願から1年以内であればパリ条約優先権を指定して日本に出願することももちろん可能です。

仮出願は、通常の特許出願ほど厳密な記載を行なう必要がないので安く早く出願を行なうことができます(日本から行なうと総額で10万円くらい)、日本語で出願することもできます(本出願後に翻訳文の提出が必要)。なお、仮とは言っても発明の内容自体は具体的になっている必要があります(ぼやっとしたアイデアではダメです)。ソフトウェア関連発明の場合には、トップレベルの仕様書ができてないと厳しいかもしれません(仮出願自体は無審査なので却下されることはないですが、後で出願日繰り上がりの効果が否定される可能性があります)。

典型的なケースとして学術論文の内容を特許化したい時に正式な出願書類を作っていたのでは学会の発表に間に合わないので、学術論文そのまんまんで米国に仮出願してとりあえず出願日を確定する場合などがあります。また、これ以外にも、権利化できるかどうか、または、本当に価値がある発明かどうかよくわからないが、他人に真似されるのはイヤなのでとりあえずできるだけ安く先願の地位だけ確保しておきたいというケースにも有効です。こうしておけば途中で放棄した場合の無駄なコストを最小化できます(一方、特許化までの総コストで考えれば普通のやり方の方が安いです)。

米国に最初に出願するその他のメリットとしては、1)ソフトウェア関連特許に関しては米国の審査はやや緩め、2)権利化した後に特許権の流通手段が日本よりも充実しているという点もあります。さらに米国出願のもうひとつのメリットとして先発明主義があります。

日本を含む多くの国では、同じ発明が複数出願された時は一番最初に出願された人が優先されます(先願主義)が、米国においては一番最初に発明された人が優先されます(先発明主義)。ここでの問題は一番最初に発明したことをどう証明するかですが、これについては後日(たぶん明日)説明します。

なお、先発明とは言っても発明から1年以内に本出願する必要があります。通常は、発明の完成→仮出願→本出願ということになりますが、仮出願から1年以内に本出願が必要なので、発明の完成と仮出願の間はそれほど期間を空けられません(数週間程度)。といいつつ、シンクロニシティではないですが、同じような発明がほぼ同時期に行なわれることはあるので、この数週間が勝負を決める可能性も結構あると思われます。

あらゆる場合におすすめするわけではないですが、1)日本と米国(あるいは米国のみ)で権利取得したい、2)一刻も早く先願の地位を確保したい、3)初期コストを可能な限り抑えたい、というケースには米国への仮出願を検討してもよいでしょう。典型的には、前述のような大学の研究成果を出願するケースやネット系のベンチャー企業がソフトウェア関連特許を出願するケースなどがあると思います。

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