【実務者向け】「<地名>製の<商品>」というタイプの指定商品は危険かもしれない

地名を含む商標の審査は、かつては大らかでフランスで生産されたわけでもないのにフランスの地名を含む寝具や眼鏡の商標が登録されたりしていました(これらの商標にはもう業務上の信用が化体していますのでそこに文句を付けるつもりはありません)が、最近は、結構厳しく、たとえば、「フランスxxx」のようなタイプの商標を出願すると、フランス製以外の商品に使うと、品質誤認(4条1項16号)に相当するので、たとえば、「フランス製の洋服」といったように補正せよといった拒絶理由が通知されることが多いです(ただし、特に役務商標の場合はそのまま通ってしまうこともあるようです)(関連審査基準)。

しかし、たとえば、ファッションの世界を例にとれば、フランス製と消費者に認識されてはいても、実際には中国製だったり、ベトナム製だったりすることはよくあります。消費者の立場でも、すべてがフランスで作られた商品でなくても、フランスの会社がデザインし、自らの責任で品質管理しているものであれば、「フランス製」と認識してもおかしくないでしょう。

また、商標権の行使においては、指定商品が「フランス製の洋服」である登録商標を他社が勝手に使用したとしても、それがベトナム製であるから商標権は及ばないなんてことはありません。類似範囲として禁止権が及びます。

しかし、不使用取消については、類似商品では駄目で同一の商品の使用が求められるので話がややこしくなります。先日に判決があった不使用取消審判の審決取消訴訟では、商標の指定商品が(審査段階の補正によって減縮され)「フランス製の被服」等となっていたところ、使用の証拠が提出された商品がフランス国内で生産されたものでではないことから指定商品の使用とは認められず、商標登録が取消になりました。商標権者は、フランスの会社がデザインし、自らの責任で品質管理している商品であれば、フランス製と同一視すべきと言った主張をしましたが、認められませんでした(これはちょっと厳しいと思います)。

判決文でも指摘されているように、「フランスにてデザインされフランス国法人としての出願人による厳格かつ恒常的な品質管理の下で出願人の指示に従って生産された被服」というように補正していれば、不使用取消を免れたわけですが、結局、この権利者はすべての指定商品に「フランスにてデザインされフランス国法人としての出願人による厳格かつ恒常的な品質管理の下で出願人の指示に従って生産された」と枕詞をつけた(ほぼ)同じ出願を行って無事登録できています。

カテゴリー: 商標 | コメントする

【実務者向け】自分が代理した商標登録に不使用取消審判が請求された時の流れ

自分が代理した商標登録出願が登録されるともう代理はそこで終りですが、その登録に不使用取消審判が請求されると特許庁のサービスとして、商標権者ではなく出願時の代理人にメールで連絡が来ます(無効審判でも特許でも同じ流れです)。そこで、メールに(もちろん商標権者の了承のもとに)代理の意思ありと返答して、代理人受任届と委任状を提出すると、審判請求書の副本が代理人宛に届き、以降、代理人が手続を進行できるようになります。

副本到着までちょっと時間が空きますが、早めに不使用取消審判の内容を知りたいケースがあると思います。この場合、商標登録原簿に予告登録として取消対象となった商品・役務が載りますので、(600円払って)原簿の閲覧請求をすればわかります(審判請求人が誰かはわかりません)。多くの場合、取消対象さえ明らかになれば、使用証拠を準備するか放置するかの意思決定が早めにできるので便利だと思います。

ところで、マドプロの場合には出願時に国内の代理人がいないままで登録されてしまうケースがあります。このような場合にどうなるかですが、当然ながら海外の権利者に対して(英文の)通知が直接郵送されます。海外への非書留の郵送の信頼性や時間的な問題から、登録後に国内の代理人を設定したい場合には、普通にマドプロ経由の国内登録に対して代理人受任届を出せば、取消・無効審判の通知はその代理人に届く(冒頭と同じ流れ)になります(特許庁確認済)。お付き合いのある海外事務所に対するサービスとして、無料(あるいは超低料金)で代理人にさせてもらっておくというのもよいかなと思いました。

カテゴリー: 商標 | コメントする

【実務者向け】「請求項1から請求項10のいずれかに記載のプログラムを実行するシステム。」といったクレームドラフティングについて

ソフトウェア発明の明細書では、プログラム・クレーム(あるいは方法クレーム)を中心にクレームドラフティングして、権利行使のしやすさ等を考慮して、最終的に同等の構成要件を含むプログラム・クレーム、方法クレーム、装置(システム)クレームを作るということが多いと思います。

しかし、(たとえば、請求項1から請求項10で)方法クレームをちゃんと作っておいて、
【請求項11】請求項1から請求項10のいずれかに記載の方法をコンピューターに実行させるプログラム。
【請求項12】請求項1から請求項10のいずれかに記載の方法をを実行するよう構成されたコンピューター・システム。

と選択的従属項を使ってプログラム・クレームと装置(システム)クレームを作っている出願があります。ちゃんと登録されているものもあります。こうすると30クレーム必要なものが、12クレームで済むので料金を節約できますし、整合性欠如のミスも防げますね。明確性要件を問われそうな気もするのですが、もし言われたら、ばらかせば済む話なのでチャレンジする価値はあるのではと思います。特に、ソフトウェア発明を装置クレームで記載すると、ハードウェアの構成要素を書かざるを得ず、権利行使がしにくくなりそうなこと(ハードウェアの構成を変えることで回避されてしまいそうなこと)もあるので便利そうな気がします。

ただし、今年の4月1日から、審査基準の改正によりマルチマルチクレーム(選択的従属項に対する選択的従属項)が使えなくなる可能性が高いので、この手法も使いにくくなるかもしれません。とは言え、上の例で言えば、請求項1から請求項10の方法クレームにおいては、選択的従属項を使わなければ済む話なのですが。

カテゴリー: 特許 | コメントする

【実務者向け】「本明細書に記載の発明。」といったタイプのクレームについて

たまに請求項が1つしかなく、「【請求項1】本明細書に記載の発明。」となっているような公報を見ることがあります(出願人が在外者のことが多いように思えます)。PCT国内移行や分割出願において、とりあえずのプレースホルダーとして記載しておき、実体審査が始まる直前に自発補正することを想定しているのだと思います。

それとはまた別に、ちゃんとした請求項を記載しつつ、1個だけ「【請求項10】図1に記載の方法。」といった請求項を用意し、そのままで実体審査に入っている出願を見ました。当然ながら、明確性要件違犯の拒絶理由が通知されます。なんでこんなことをするのかと思いましたが、一発特許査定を避けて、必ず拒絶理由通知が出るようにしているのかと思いました。この例で言えば、請求項10以外の請求項に拒絶理由がない場合でも、必ず一度は拒絶理由通知が来ます。それに応答して、請求項10を削除すれば特許査定になります。

特許査定後でも分割できるようになった今、何か意味があるのでしょうか?特許庁の審査係属期間を長くし、分割出願の検討に十分な時間をかけられるようにするのを狙っているのかもしれません。

同様に、最初の拒絶理由通知への応答のクレーム補正で「【請求項10】図1に記載の方法。」を追加した出願も見られました。これは、いきなり拒絶査定を避けて、確実に最後の拒絶理由通知をもらえるようにする(審判請求費用を節約する)ための手法なのでしょうか?実際、意見書には、「請求項10は記載要件違犯、他の請求項は拒絶理由なしの査定をください」的なことが正直に書いてありました。しかし、審査官はこれを無視していきなり拒絶査定にしていました(その後、補正→前置審査で無事登録にはなりましたが審判請求費用節約の目的は達成できなかったわけです)。審査官が最後の拒絶理由を通知すべきなのに通知しなかったという点を争おうとしても、結局不服審判請求が必要になるので審判請求費用を節約するのは無理筋と思います。

一般に、弁理士が代理人である場合に、拒絶理由をもらうためにわざと間違ったことを記載する手法というのはどうなのでしょうか?違法ではないですが審査官の心証を著しく害するのではと思います。拒絶理由を確実にもらいたいのであれば、「前記」の記載をわざと間違えるなど方がマシなのかもしれませんが、審査官が見落としてそのまま特許査定になってしまう可能性もあるので難しいところです。

カテゴリー: 特許 | コメントする

解説系YouTube動画の作り方(自分流)

「栗原潔の知財解説チャンネル」なるYouTubeチャンネルを始めました。まだ1本しかアップしてませんがこれからコンスタントにアップしていく予定です。

YouTube動画の作り方なんですが、凝り出すと、キリがないので、自分は以下のように作ってみました。基本はパワポのスライドショーで作ってます。もう少しくだけた内容だと、テロップやアニメーションを駆使して、一般的なYouTuberのように作ってもよいのですが、このようなある程度複雑な知財解説の話だと普通のプレゼンのようにした方が聞いてる方もわかりやすいのではと思います。また、おっさん(爺さん)がずっと顔出しして話すのも見てる方としてはあまり楽しくないと思います。

パワポでアニメーション込みのスライドショーを作成したら、メニューから「エキスポート」→「動画の作成」を選びます。これでスライドショーを操作しながらナレーションも一緒に録音して、動画をワンステップで作成できます。後で編集できるのでちょっとくらい間違えてもどんどん進めます。ずっとスライドショーだと味気ないので、最初と最後だけ、挨拶として顔出しします。最後に動画編集ソフトに読み込んで間違えたところをカットして、顔出し映像を追加して終了です。BGMがないと寂しいので、Band-in-a-Boxという古くからある自動演奏ソフトで生成したテキトーなジャズっぽい音楽を小さく流しています。

上の動画を自分で視聴してみると、イマイチ声が遠い(SONYのYouTuber向けミラーレスZV-E10内蔵のそれなりに高品質のマイクなのですが)ので、次回はマイクをもっと寄せて録音してみようと思います。

カテゴリー: 雑談 | コメントする